原标题：商标恶意抢注的应对之道 ---从与疫情相关的恶意商标注册申请行为说起

作者：曹剑刚 湖北得伟君尚律师事务所

来源：原创

投稿邮箱：zs@zhishan.tech

本文将从 前言、商标恶意抢注概述、应对之道、结语四个部分展开论述。

一、前言

中央全面依法治国委员会第三次会议明确要求，要从立法、执法、司法、守法各环节发力，全面提高依法防控、依法治理能力，为疫情防控工作提供有力法治保障。

据媒体报道，武汉新冠肺炎疫情爆发以来，一些申请人将 与新冠肺炎疫情相关的 “火神山”“雷神山”（医院名称）、“张继先”“李文亮”（医生名字）、“瑞德西韦”“新冠”（药物、病毒名称）等相关标志，进行了商标注册申请，引发全社会的热议。

对此，国家知识产权局商标局2月27日在官网发布《商标局严厉打击与疫情相关的恶意商标注册申请行为》进行回应，全文如下：

为依法严厉打击与疫情相关的恶意商标注册申请行为，商标局加大对与疫情相关的、易产生不良影响的商标注册申请的管控力度，制定《疫情防控相关商标审查指导意见》，明确与疫情相关人员姓名，含疫情病毒名、疾病名的相关标志，疫情相关药品标志，防护产品相关标志，其他疫情相关标志等的审查指导意见。

火神山医院、雷神山医院是武汉抗击疫情前线医院名称，是疫情防控期间全社会舆论关注焦点，是全国人民团结一心，抗击疫情的重要标志之一。火神山医院、雷神山医院以外的其他申请人将其作为商标注册易造成重大社会不良影响，因此，“火神山”“雷神山”商标注册申请依法应予驳回。李文亮是武汉市中心医院眼科医生，因接诊感染新冠肺炎不幸去世。将其姓名作为商标使用或者注册，易造成重大社会不良影响，因此，“李文亮”商标注册申请依法应予驳回。

截至目前，商标局已对“火神山”“雷神山”等近1000件与此次新冠肺炎疫情相关的商标注册申请实施管控。

另据报道，在当地市场监管部门的介入下，通过约谈申请注册“李文亮”商标的两家公司的法定代表人，两家公司已分别发布致歉公告，表示现在已经深刻认识到自己的错误行为，对商标全部申请了撤回，并将在以后的商业经营、商标申请中遵纪守法，希望能得到社会的谅解。相关主管部门表示将陆续对相关申请公司进行调查和立案处理，并依法进行行政处罚。

最新报道，国家知识产权局商标局于3月4日发布《关于依法驳回“火神山”等63件与疫情相关具有不良影响商标的公告》、3月5日发布《关于集中驳回“李文亮”等37件与疫情相关具有不良影响商标的通告》，根据《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，分两批集中驳回了“火神山”、“雷神山”、“钟南山”、“吹哨人”、“方舱”、“李文亮”、“文亮之先”、“文亮医生”等100件与疫情相关具有不良影响的商标注册申请，同时公告了各代理机构的名单。

就本次与疫情相关的恶意商标注册申请行为，现笔者根据我国商标法等法律的规定，结合自身的工作实践，提出一些应对之道，以求教于大家。

二、商标恶意抢注概述

• 何为商标恶意抢注？

上述与疫情相关的恶意商标注册申请，即我们通常所说的商标恶意抢注。这也是商标实务界当前最关注的问题之一，去年我国《商标法》的第四次修改，也主要涉及此问题。

我们知道， 商标是一种标识，是经营者使用在其提供的商品或服务上的、用于区分其他经营者提供的商品或服务的标记。根据我国 《商标法》第八条的规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

商标恶意抢注有狭义和广义之分，狭义的商标恶意抢注是指抢注人为了谋取不正当利益，通过不正当手段抢先在相同或类似商品/服务上注册他人已经使用并具有一定影响力的商标的行为。广义的商标恶意抢注则还包括将他人 已为公众熟知的商标或驰名商标在非类似商品/服务上抢先注册、将他人的在先著作权、企业名称权、外观设计专利权等在先权利标志作为商标抢先注册的行为。

但是，要在制度上区分恶意抢注和正当注册，并非易事。因此，一般将该行为统称为商标抢注行为，再根据个案中具体事实和当事人的行为来进行综合判断。

• 为什么会有商标恶意抢注？

商标恶意抢注是一种典型的制度性投机行为，主要原因在于商标注册分类申请制度本身。因为按照国际通用的 《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》规定，商品和服务共划分为45类（其中商品34类，服务11类），对一个商标权人而言，除非在45个类别的商品和服务上全部申请注册，否则任何人都有可能将已经注册的商标抢注在不同类别的商品和服务上。

其次，当下商标恶意抢注的 成本十分低廉，申请一类商标的规费 只需300元。对于他人具有较高价值的商标，抢注者们可通过很低的成本进行恶意注册，其目的并非为了自行使用，而是为了“搭便车”，以从他人已经创造的商标价值中分一杯羹。

再次，商标审查标准的 不统一和审查员的 主观认定等因素，也使许多恶意抢注的商标申请获得了授权。

最后，商标保护的 地域性特点，使商标跨国抢注也成为了必然。关于商标的国际抢注问题，本文先不作讨论。

• 常见的商标恶意抢注行为有哪些？

经初步梳理， 常见的商标恶意抢注行为包括：

（1）恶意攀附他人商誉、抢注 较高知名度商标的商标申请，这是 最典型的恶意抢注行为；

• 如据媒体报道，自然人林浩申请注册的200多件商标，与华为、微信等较高知名度的商标高度近似，涵盖相同及类似商品服务。

（2）恶意针对姓名、企业名称、节目名称、著作权、外观专利权等 他人在先权利的商标申请；

• 如本次相关公司和个人对“李文亮”“张继先”等医生名字的恶意商标注册申请行为。

（3）恶意针对 同一或不同企业的字号反复、连续的商标申请；

• 如据媒体报道，自然人王树本在多个类别商品上申请注册了“美的公主”、“容声家宝”等众多与知名品牌相近的商标，具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，属于具有主观恶意大量注册囤积商标的行为，该商标被商评委依法宣告无效。此后，该申请人又再次申请注册完全相同的商标。

（4）大量抢注通用名称、县级以下地名、行业术语等具有不正当占用 公共资源意图的商标申请；

• 如据媒体报道，海隽畅信息技术有限公司及相关利益共同体共申请注册县级以下行政区划名称商标近 5000件 。

三、商标恶意抢注的应对之道

有道是“魔高一尺道高一丈”，针对日益猖獗的商标恶意抢注行为，必须依法进行规制。现笔者结合工作实践，梳理出以下应对之道，供参考和讨论：

• 及时修改法律，完善商标审查和代理等制度

从立法源头上对商标恶意抢注行为进行规制，是最直接和最有效的。但修法需要具备一定的条件，履行一定的程序，具有滞后性。

但商标审查、商标评审和司法审判等部门，是可以结合工作实践，适时完善相关商标审查指南和司法文件，进行正确引导。同时，要对当前混乱的商标代理市场进行 依法治理，如互联网公司的低价代理等行为，探索建立一套符合我国国情的商标代理制度。

关于 此次与疫情相关的恶意商标注册申请，考虑依法予以驳回的规定主要包括：

（1）《商标法》第四条：自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。

第十条：下列标志不得作为商标使用：···（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

（2）国家市场监管总局《规范商标申请注册行为若干规定》第八条：商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时，可以综合考虑以下 因素：

......（五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况；

（3）最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》 第五条：商标标志或者其构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，人民法院可以认定其属于商标法第十条第一款第（八）项规定的“其他不良影响”。

将政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名等申请注册为商标，属于前款所指的 “其他不良影响”。

• 树立商标先行意识，自己掌握商标注册申请的主动权

践行商标品牌战略，申请才是硬道理，特别是在实行商标申请在先原则的我国。因此，为打造品牌，相关权利人可以将自己的 企业字号、作品名称、姓名等标志，依法进行商标注册申请。如电影《战狼》在上映前，导演吴京就以北京登峰国际文化传播有限公司的名义申请了57件商标。

但如何在45个类别及每一类别中选择具体商品与服务并最终获得商标授权，学问是大大的，需要寻求专业人士和商标代理机构的帮助。

• 建立和完善各自的商标监控体系

商标权利人特别是拥有众多商标的权利人，应建立商标档案并对自己的注册商标进行实时监控（也可委托专业商标代理机构进行），在获悉自己的注册商标被抢注时，及时向相关主管部门反映，请求依法进行监管并予以驳回。

本次 与疫情相关的恶意商标注册申请行为，是由社会舆情引起主管部门高度重视并进行监管的。在通常时期，主要还得靠商标权利人自己来监控商标恶意抢注。

• 依法申请商标异议

《商标法》 第三十三条规定：对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

因此，如果恶意抢注的商标尚处于 初审公告阶段，商标权利人可以自抢注商标初审公告之日起 三个月内向商标局提起异议申请，并提出相关的事实材料和法律依据。申请商标异议的专业性比较强， 建议委托专业的商标代理机构（含依法在商标局备案的律师事务所）代理。

需要指出的是，商标权利人在提起异议申请的同时也要考虑自己的商标注册申请，否则即使异议成功，自己仍无法获得商标专用权。

• 依法提出商标无效宣告申请

《商标法》第三十五条规定：对初步审定公告的商标提出异议的，商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，经调查核实后，自公告期满之日起十二个月内做出是否准予注册的决定，并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长六个月。

商标局做出准予注册决定的，发给商标注册证，并予公告。异议人不服的，可以依照本法第四十四条、第四十五条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。

第四十四条规定：已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

第四十五条规定：已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

因此，对于已核准注册未超过五年的抢注商标（驰名商标所有人不受五年时间限制），权利人可以对该商标向商标评审委员会提出无效宣告申请，并提出相关的事实材料和法律依据。商标无效宣告申请的专业性也比较强，属于准司法程序，建议委托专业的商标律师等代理。权利人对商标评审委员会的裁定不服，可在30日内向北京知识产权法院起诉，并可以有二审和再审。

在提出商标无效宣告申请的同时，也要考虑自己的商标注册申请，这样比等待无效宣告申请成功时再去申请，更具有主动权。

• 依法请求人民法院依法不予保护

如果通过以上途径，仍无法阻挡抢注人获得商标授权，权利人也不可气馁，可以继续在司法阶段进行依法抗辩，必要时可以主动提起确认商标不侵权诉讼。

在入选 “2018年中国法院10大知识产权案件”的再审申请人优衣库商贸有限公司（简称优衣库公司）与被申请人广州市指南针会展服务有限公司（简称指南针公司）、广州中唯企业管理咨询服务有限公司（简称中唯公司），一审被告优衣库商贸有限公司上海船厂路店（简称优衣库船厂路店）侵害商标权纠纷一案（案号（2018）最高法民再394号），

最高人民法院认为：诚实信用原则是一切市场活动参与者均应遵循的基本准则。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。···指南针公司、中唯公司以不正当方式取得商标权后，目标明确指向优衣库公司等，意图将该商标高价转让，在未能成功转让该商标后，又分别以优衣库公司、迅销公司及其各自门店侵害该商标专用权为由，以基本相同的事实提起系列诉讼，在每个案件中均以优衣库公司或迅销公司及作为其门店的一家分公司作为共同被告起诉，利用优衣库公司或迅销公司门店众多的特点，形成全国范围内的批量诉讼，请求法院判令优衣库公司或迅销公司及其众多门店停止使用并索取赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则，对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益之行为，法院依法不予保护；优衣库公司关于指南针公司、中唯公司恶意诉讼的抗辩成立，予以支持。

• 进行防御商标注册申请

通常经营者只在自己 实际经营的商品或服务类别上申请商标注册。但为了应对他人的恶意商标抢注，也为了提前进行商标布局，经营者对于 相关的商品或服务类别或未来有可能使用的类别，也要进行一定的防御注册。这一点，大的公司一般做得比较好，如腾讯、阿里巴巴等，核心商标都在45个类别进行了全面注册。

但防御商标的缺点也很明显，因实际使用的可能性较低，导致连续三年未使用被他人申请“撤三”的风险较高。因此，防御商标注册成功后，也要进行适当的使用，必要时可进行循环注册，即快满三年时，再进行一次注册申请。只是对于小公司来说，成本又是一个问题。而且，防御商标是否属于《商标法》第四条规定的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，也存在争议。

• 协商回购抢注的商标

该途径虽说有助长恶意抢注威风之嫌，不值得提倡。但在司法实践中，因商标授权确权程序复杂、周期长等种种原因，却常成为权利人不得不面对的一种选择。当然，协商回购商标，通过委托专业机构和专业人士的介入，综合运用民事、行政、刑事等手段，有时是可以取得意想不到的效果。

如据媒体报道，在2018年，武汉大学宁立志教授作为中国赴智利商标维权代表团的法律顾问，经过斗智斗勇，让国外抢注者答应将130多件商标无偿转让给中国相关玩具企业。

四、结语

综上，笔者认为，只要存在商标制度，商标恶意抢注就不可避免。但俗话说“吃一堑长一智”，面对种种商标恶意抢注行为，除了法律的不断完善和加强行政、司法的双重保护外，更需要权利人自己 增强商标品牌意识，明白“市场未动，商标先行”的重要性，通过构建完善的商标管理和保护体系，以法治思维和手段来应对一切挑战，从而在激烈的市场竞争中不断发展壮大自己的品牌！

—完—

责编｜梦 婷

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